Laboratorios Le Roy S.A. de C.V., la empresa titular de la marca, solicitó recientemente el registro del color amarillo como marca declarando que lo ha usado desde 1974 para distinguir vendas para apósitos, el IMPI no opuso oficio alguno, ni de negativa, ni de requerimiento de prueba de uso alguna, simplemente se lo otorgó.
El registro de marca del color amarillo puede resultar escandaloso si asumimos que ningún producto de sus competidores puede usar color amarillo que se muestra en la imagen o pantones semejantes.
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Los periodistas ya dieron cuenta de ello, como el periódico Reforma con el titular: “Da IMPI a empresa el color amarillo pese a estar prohibido”. Hay que aclarar algunos puntos del motivo del IMPI para reconocer al color amarillo como una marca registrada para distinguir vendas para apósitos (Apósito según la RAE se define como material curativo o de protección que se aplica sobre una herida o lesión).
La verdad sea dicha y para que nadie se confunda hay dos verdades que reducen la magnitud del escándalo:
- La exclusividad de la marca registrada de Le Roy sólo se limita a las vendas para material curativo (Mc Donalds y otras marcas de color amarillo no tendrán que preocuparse por retirar este color de su logo);
- No hay malicia en la aprobación del otorgamiento del registro del IMPI porque la nueva Ley reconoce la distintividad adquirida (mejor conocido en el argot del derecho marcario como Secondary Meaning).
¿Que es la Distintividad Adquirida o Secondary Meaning?
El llamado Secondary Meaning se introdujo recientemente en la Legislación de Marcas y consiste en una marca que por su uso adquiere distintividad, a pesar de no cumplir con la característica principal que por regla general debe tener una marca para ser registrada que es la distintividad.
La promoción, las ventas y la publicidad de un producto o servicio son factores importantes para probar el uso de una marca en el paso del tiempo para fundamentar su registro en el Secondary Meaning.
Es así que las marcas que ordinariamente no habrían obtenido el registro por carecer de distintividad como un color, una letra o inclusive términos descriptivos si han sido usadas, pueden ser registradas con fundamento en el Secondary Meaning.
El registro de marcas que han sido reconocidas por el Secondary Meaning o la Distintividad Adquirida es sumamente debatido en el ámbito de la Propiedad Intelectual, pues el otorgamiento de su exclusividad en la mayoría de las ocasiones pone en tela de juicio si el registro de marcas con palabras descriptivas, genéricas, o inclusive un color o una letra limita el ámbito de comercio de sus competidores en el mercado.
El verdadero escándalo
El verdadero escándalo consiste en el efecto legal del reconocimiento de marcas registradas que limitan la oferta de productos o servicios en el comercio de los competidores de los titulares de dichas marcas.
En otras palabras para intentar decirlo en español: el reciente reconocimiento de la Ley del Secondary Meaning otorga a su propietario (titular es la palabra correcta) el derecho exclusivo de marcas que restringen las ofertas de sus competidores en su mercado al reconocer un derecho sobre distintivos que no podrá usar para comerciar sus productos o servicios.
El Secondary Meaning es una excepción al principio de la libertad del comercio que se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que es el principio rector de la economía nacional capitalista, ¡Ese es el verdadero escándalo!
El autor de este artículo ha sostenido en diversas publicaciones que, distinto a lo que muchos abogados de la materia han declarado en foros e inclusive plasmado en la doctrina, el hecho de que el Estado otorgue la exclusividad de una marca registrada a su titular, tiene su origen y motivo en fomentar la competencia económica y no como algunos colegas asumen en el derecho irrestricto del comerciante o industrial.
Si usted es entusiasta de la materia de marcas y pone a discusión mi dicho podrá leer el artículo 28 constitucional y evidenciar que entre el reconocimiento de los derechos de autor y las patentes se omiten las marcas
Sí, el derecho marcario no se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no es una omisión del Poder Legislativo, ni tampoco se puede ser atrevido poniendo palabras en la carta magna donde no las hay.
Como en muchos casos suele pasar en la legislación mexicana, el Secondary Meaning al ser una figura importada, los razonamientos extranjeros nos dan una orientación al revisar las sentencias que han resuelto este tipo de controversias que se suscitan entre las marcas registradas bajo esta figura y las posibles conductas infractoras de los competidores al ofrecer productos o servicios con marcas registradas que limitan sus ofertas.
Estados Unidos: El precedente del color como marca
La empresa Qualitex Co. comercializaba cubiertas para tabla de planchar (burros de planchar) en seco color verde dorado e inclusive registró el color ante el USPTO en 1991 al mismo momento en que demandó a Jacobson Products Co. por una presunta conducta infractora al vender sus propias almohadillas del mismo color.
En primera instancia el Tribunal de Distrito concedió la razón a Qualitex en base a que la marca se había registrado.
Posteriormente el Noveno Tribunal de Apelaciones de Circuito anuló la sentencia bajo el argumento de que el color en sí mismo no podía registrarse como marca.
Finalmente el razonamiento de la Corte por unanimidad de votos fue el siguiente:
En base a la definición de marca registrada de la Ley Lanham, los colores no podrían ser tomados en cuenta como marca descriptiva, porque un color no evoca automáticamente una conexión con ningún producto en sí mismo, por lo que podrían adquirir un significado secundario (Secondary Meaning) con el tiempo, en el curso de su uso en el mercado.
De esta forma, un color podría cumplir el propósito principal de las marcas registradas: el de identificar el origen de un producto en particular.
Respecto al impedimento del registro de marcas descriptivas (functionality doctrine en Estados Unidos), lo desestimó indicando que no es impedimento para determinar que el color sea registrable como marca, debido a que una característica del producto sólo es descriptiva si “es esencial para el propósito del producto o si afecta el costo o la calidad del producto”.
Lo importante que se destaca en este caso es:
- Las marcas que han adquirido distintividad pueden ser registradas si no evocan a las características del producto o servicio;
- No todos los colores pueden ser registrados como marca, sobre todo los primarios;
- El color cumple con los requisitos legales para ser una marca registrada si representa un símbolo que distingue los productos o servicios de una empresa y sobre todo si identifica su origen;
- La función no es trascendente para otorgar su registro.
El color amarillo en sí mismo carece de originalidad.
El diseño de la marca Chupa Chups (otra de las famosas marcas de color amarillo) para distinguir paletas de caramelo es obra del Maestro Salvador Dalí ¿Quién podría poner en duda si el diseño tiene derechos de autor?
Es así que como una excepción y privilegiando el uso de una marca que, en principio no tiene distintividad, la adquiere por su uso en el paso del tiempo y con ello la posibilidad de ser registrada obteniendo la exclusividad para distinguir los productos o servicios que comercializa.
La originalidad de una marca no es factor determinante para ser registrada, en el caso de Le Roy el color amarillo no debe ser considerado como un derecho de autor, pero sí una marca registrada como lo determinó el IMPI.
A diferencia de los derechos de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor), los diseños de marcas no necesariamente deben ser originales, porque su función es distinta y son destinados al comercio y a la industria.
La expresión “no necesariamente” es porque un gran número de marcas sí deben ser protegidas por los Derechos de Autor.
Posiblemente la confusión se deba a que el registro de los Derechos de Autor son declarativos y no constitutivos y con ello se deja un espacio abierto a la duda.
